TRF4: Empresa de ‘beach tennis’ pode usar a marca Arena Criciúma, que não se confunde com time de futebol

A Justiça Federal anulou a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que negou, a uma empresa de locação espaços para prática de beach tennis, o registro da marca Arena Criciúma, em função da existência do nome Criciúma Esporte Clube, pertencente ao clube de futebol do município. A 2ª Vara Federal local entendeu que, embora estejam no mesmo segmento de mercado, as duas marcas têm elementos de diferença que evitam a confusão.

“Conforme assinalou a manifestação administrativa [do INPI], embora as empresas atuem no mesmo segmento de mercado, quando confrontados os elementos nominativos e figurativos das marcas, verifica-se que elas possuem diferenças que afastam a possível confusão ou associação entre ambas”, citou o juiz. “Nota-se que as cores, símbolos e desenhos que compõem as marcas são diversos”, observou.

Em sua manifestação, o INPI informou que a possibilidade de convivência entre as marcas já tinha sido reconhecida administrativamente, depois de uma nova análise pelo órgão. Para o juiz, entretanto, como não há prova no processo judicial de que a primeira decisão tenha sido efetivamente revertida, o mérito da causa deve ser julgado.

“Até o momento, o que se tem no processo administrativo é a decisão que indeferiu o pedido de registro de marca da parte autora. Sendo, portanto, necessária a manifestação de mérito por este Juízo”, entendeu Alberton, em sentença proferida quarta-feira (13/11). “Diferentemente do que alegado pelo INPI, tal reconhecimento não enseja a perda do objeto”, concluiu.

O juiz considerou ainda que foi demonstrada “a utilização da marca, de boa-fé, em período anterior ao depósito do pedido do registro perante o INPI, ao menos desde o ano de 2020”. Segundo Alberton, “a privação do uso da marca já utilizada e consolidada na região, impossibilitando inclusive a promoção de seus serviços, pode causar prejuízos inestimáveis à parte autora”.

A sentença registra ainda que, embora a expressão “arena” seja usada para designar estádios de futebol, no caso concreto não existe conflito. “Resta evidente que a utilização do nome Arena Criciúma não trouxe prejuízos ao réu Criciúma Esporte Clube, porque são marcas distintas, sem possibilidade de confusão ou associação entre as marcas pelos consumidores”. Cabe recurso.

Processo nº 5009104-92.2023.4.04.7204